한국신약개발연구조합(이사장 조의환)은 2012년 9월 25일 13:30 - 19:00 서울대학교 호암교수회관 삼성컨벤션센터 2층 무궁화홀에서 지식경제부와 한국산업기술진흥원 후원으로 “미국특허법 개정에 따른 국내 제약기업의 미국 특허출원 및 분쟁대응전략 국제세미나”를 개최하였다.

연사는 최근 8월 16일 미국연방순회항소법원(CAFC)의 유방암 진단 및 치료에 유용한 유전자의 특허성 인정 판결을 이끌어내고 이 특허를 보유하고 있는 미국 분자진단전문업체 Myriad Genetics, Inc사를 성공적으로 대리한 세계최대의 로펌인 미국 Jones Day 소송전문변호사 Yeah-Sil Moon, Ognian V. Shentov와 국내 특허전문가 안소영 변리사를 초청하였다.

2011년 9월 16일 미국특허법이 전면적으로 개정됨에 따라 발명자의 보호를 선언하고 있는 미국헌법에 기초한 선발명주의(First-to-invent) 시스템을 200여 년간 유지하던 미국특허법은 기업출원의 증가 및 국제적 추세에 따라 이루어진 개정법에 따라 선출원주의(First-Inventor-to-File)로 전환하고 제3자가 출원에 관한 선행기술 정보제공을 할 수 있는 범위를 확대하고 이의신청제도를 도입하는 등의 큰 변화가 있을 예정이다.

2013년 3월 16일자로 시행될 예정인 미국 개정 특허법에 의거하여 이후에 출원된 원출원은 선출원주의로 심사될 것이나, 상당 기간동안 우선권 주장여부에 따라 선출원 및 선발명주의가 혼합 적용될 것으로 예상되며, 이러한 기간 중 계속출원(continuation application)을 이용할 경우 선행문헌의 존재, 추후 소송비용 등을 고려한 선 출원 및 선발명주의의 특허전략 검토가 요구되고 있다.

미국 특허 개정법은 제3자가 특허청을 통해 특허를 무효시킬 수 있는 재심사제도를 강화함에 따라 막대한 비용이 소요되는 특허소송을 거치지 않고, 특허청에서 이 제도를 이용함으로서 소송보다 저렴한 비용으로 부실 권리의 취소가 용이하게 됨에 따라 본 제도의 장, 단점을 살펴보며, 기업이 이용할 수 있는 특허전략수립이 요구되고 있다. 아울러 한미FTA 허가-특허 연계제도 발효와 함께 특허에 대한 사전 분석 및 회피설계나 특허도전 전략이 요구되고 있는 상황에서 당면한 특허이슈 분석 및 대응전략 모색이 절실한 상황이다.

여재천 사무국장은 이 국제세미나는 국내 제약기업과 바이오테크업계의 미국 등 글로벌 의약품시장 진출촉진을 위해서 미국 특허법 개정과 한․미 FTA발효에 따른 국내 제약산업의 미국특허출원 및 분쟁대응 전략 수립 방안을 모색하는 자리로 기획되었다고 밝혔다.

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